在欧盟成功申请商标的金钥匙 ——从安踏、王老吉的欧洲征途看商标设计的显著性
摘要：申请欧盟商标时通关商标设计显著性的实务指引
内容提要：
中国企业申请欧盟商标时在商标设计显著性审查环节犯了哪些错？
欧盟知产法律体系对于商标设计显著性的规定和中国有何不同？
欧盟审查官员对商标设计的显著性是如何把关的？
申请欧盟商标有经验可循！
一.试水者的喜乐辛酸：中国企业申请欧盟商标的失败教训
对于同样试图踏上欧洲土地的中国两大企业，安踏和王老吉而言，在2017年品尝到的是被拒绝和被接纳的不同滋味。
在历经三年的商标申请纠纷后，王老吉最终得到了它期盼已久的结果。2014年9月 16日，广州白云山医药集团股份有限公司向欧盟内部市场协调局（2016年3月23 日更名为欧盟知识产权局，下称EUIPO） 申请注册一件包含“王老吉”字样的商标，遭遇 Multi Access Limited 引证并对其在先注册的 4 件欧盟商标提出异议。在EUIPO决定驳回其异议请求后，2016年5月12日，Multi Access Limited向 EUIPO第二申诉委员会提起申诉。2017年3月21日，EUIPO第二申诉委员会作出决定，驳回了申诉方Multi Access Limited的申诉请求，认定系争商标与引证商标之间不存在产生混淆的可能性。
（王老吉争议拟申请注册商标）
而安踏最终等到的却是截然相反的结果。在2014年12月17日安踏（中国）有限公司向EUIPO递交了欧盟商标申请后， 经过审查，EUIPO认为拟申请商标存在绝对注册障碍，因此于2015年5月8日针对拟保护的全部商品做出驳回决定。安踏随即于2015年7月2日书面提起申诉，但遭到EUIPO第五申诉委员会驳回。安踏公司不服并提请欧盟普通法院撤销EUIPO的签署决定。然而，2017年4月5日，欧盟普通法院做出的判决（第T-291/16号案）支持了EUIPO做出的驳回安踏公司商标注册申请的决定。
（安踏争议拟申请注册商标）
初入欧盟商标市场试水者的喜乐辛酸，给跃跃欲试迈入欧盟的中国企业带来了极具价值的启示：在体验将自己的企业美名根植进欧盟土壤的兴奋之余，中国企业应冷静思考，在欧盟申请商标时自身应具备怎样的意识？
一般而言，外国企业只需在欧盟内申请一次即可获得受到整个欧盟地区保护的欧盟商标。从申请到注册成功会经历七个步骤：审查、商标检索、审查绝对理由、反馈、公布、公示及注册。在审查绝对理由阶段，外国企业在欧盟递交商标申请后，EUIPO将会通过一系列因素来审查拟注册商标是否存在绝对驳回理由。这一系列因素包括：申请是否具有显著性、是否具有通用性、申请是否是描述性的、是否具有公众欺骗性或不符合公序良俗等。这一阶段是中国企业在欧盟申请商标成功与否的关键性时期。
在这些决定性判断因素中，是否具有显著性特征相较其他直观性因素而言，由于其判断标准多，灵活性随机性强的特点而更具有复杂性。与待进入市场的地域文化差异使得中国企业在申请欧盟商标时往往会陷入忐忑与迷茫之中，被动地等待EUIPO来宣判自己的命运。而欧盟特殊的法律构架更是给中国企业雪上加霜：只要在欧盟28个成员国中的一个遭遇异议而导致注册最终被驳回的，则全部欧盟请求都会被驳回。这使得中国企业在欧盟的商标注册之路愈加崎岖不平。其实，欧盟商标注册是有经验可循的，只要把握住以下关键性关节，中国商标申请者便可以做到胸有成竹，顺利拿下含金量极高的欧盟商标。
二.欧盟知产法律体系对于商标设计显著性的规定和中国有何不同？
1.显著性（distinctiveness）法律相关规定
与任何其他国家审查商标的思路相同，在欧盟申请的商标需要与消费者通过直观、简便的方式建立联系，向消费者传递商品相关信息。商标设计者利用文字、图形、字母、数字、声音等一系列符号来进行单独或叠加的设计与组合，在有限的空间内体现商品内容，并同时反应出审美性和时代性。事实上，只要掌握了EUIPO在判断一个商标是否具有显著性特征时的标准和思路，中国企业在欧洲申请商标的成功率就会得到大幅度的提高。
对于商标显著性的把握，首先需要明确法律的相关规定。
在国际层面的商标保护法规，如《巴黎公约》和欧盟关于商标保护的相关立法，与中国商标法基本一致。与中国新《商标法》的不同之处在于，这些国际性法规对拟申请商标的审查更加严格。中国新《商标法》第十一条中以包含形式列举的缺乏显著性的特征，在这些国际性法规中往往是以并列形式出现的。换句话说，当拟注册商标同时满足所有列举的要件时，商标注册申请才不会被拒。因此，在欧盟申请商标的中国企业需要细致了解被欧盟法律定义为“缺乏显著性”的因素，确保商标避开雷区。
以《巴黎公约》为例，其第Article 6quinquies,B款规定：除下列情况外，对本条所适用的商标既不得拒绝注册也不得使注册无效；（Trademarks covered by this Article may be neither denied registration nor invalidated except in the following cases）
（…）
（2）商标缺乏显著特征，或者完全是由商业中用以表示商品的种类、质量、数量、用途、价值、原产地或生产时间的符号或标记所组成，或者在被请求给与保护的国家的现代语言中或在善意和公认的商务实践中已经成为惯用的；（(ii) when they are devoid of any distinctive character, or consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, place of origin, of the goods, or the time of production, or have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade of the country where protection is claimed;）
在欧洲申请商标时， EUIPO在审查时直接依据的欧洲商标指令对商标显著性的规定相较于《巴黎公约》更加详细。 第2015/2436号指令第4条指出：
1. The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:
(a) signs which cannot constitute a trade mark;
(b) trade marks which are devoid of any distinctive character;
(c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or services;
(d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade;
(e) signs which consist exclusively of:
(i)the shape, or another characteristic, which results from the nature of the goods themselves;
(ii)the shape, or another characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result;
(iii)the shape, or another characteristic, which gives substantial value to the goods;
中国企业拟申请商标的显著性，除了应该符合《巴黎公约》第6款的规定外，更要最大程度的与修改后的欧盟新《商标指令》（2015/2424）和新《欧盟商标条例》（2015/2436）关于商标显著性的条款相符，才能规避可能源自于法律条文层面的法律风险。
2.固有显著性
根据欧盟商标指令和商标条例的规定，可注册为欧盟商标的标志包括文字、图形、三位标志、颜色、声音，但需具备显著性，即能够与其他产品和服务区分开来。
欧盟第207/2009号《欧盟商标条例》第7条指出了因为缺乏显著性而驳回商标申请的绝对理由：
（1）没有任何显著特征的商标；
（2）仅由可以在商业活动中用于指称产品或服务的种类、质量、数量、用途、价值、地理来源、产品生产时间或服务提供时间或其他特征的标志或指示构成的商标；
（3）仅由在现在的语言中或善意形成的商业实践中的官场标志或指示构成的商标；
（4）仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状构成的商标。(Article 7 The following shall not be registered (…) (b) trademarks which are devoid of any distinctive character; (c) trademarks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service; (d) trademarks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade; (e) signs which consist exclusively of: (i) the shape which results from the nature of the goods themselves; (ii) the shape of goods which is necessary to obtain a technical result; (iii) the shape which gives substantial value to the goods (…);) 在法国，《法国知识产权法典》第L.711-2条规定下列标识不具有显著性：（1）在日常语言或职业语言中仅是产品或服务的必需、通用或常用称谓的标志或名称；（2）可用于指称产品或服务某一特征（尤其是质量、 数量、用途、价值、地理来源、产品生产或服务提供的时间）的标志或名称；（3）仅由产品的性质或功能所决定的形状或赋予产品实质性价值的形状所构成的标识。(Article L711-2: Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.）通过对比不难发现，从法律文本规定的层面来看，欧盟和其成员的相关法律对于商标显著性的规定是大同小异的。但是对显著性特征的判断，在实践中却存在着较大的区别。
三.欧盟审查官员对商标设计的显著性是如何把关的？
拟申请商标的显著性要达到怎样的程度才能够通过申请？由于商标种类繁杂，数量巨大，不同的商标涉及到的审查标准迥然各异；加上EUIPO在审查不同商标时的随机性，固有显著性的达标标准很难一言以蔽之。但是，在对固有显著性的审查中，EUIPO通常会考虑到一些固定性的因素：首先，EUIPO会从商标与所制定的商品或服务的关系来评价。其次，EUIPO会从相关公众对商标的认知来分析。再次，同行业经营者必需的标识不具有显著性。另外，EUIPO会从拟申请商标的整体来判断其是否具有识别商品或服务来源的功能。
中国企业在欧盟申请的商标中，有很大的一部分都是中文商标。由于语言差异，在欧盟申请的中文商标都会被认定为图形商标而非文字商标。在王老吉案中，申诉委员会就再次明确了这一观点。基于此，当在先近似商标提出异议时，审查委员会通常会从视觉角度将两者进行对比，而不会过多的考量发音、汉字含义等方面。
（拟申请商标）
（四件提出异议商标）
回到王老吉案上来，本案中拟申请商标和异议商标汉字相同，都是汉语“王老吉”三字，但是其视觉区别很明显。拟申请商标是由圆环、汉字和英文所共同构成的图形，而异议商标则为简单的汉语排列，对于欧盟大多数不认识汉字的消费者而言， 这样的“图形”带来的是截然不同的视觉效果。除此之外，申诉委员会认为以这样的汉字形式出现的商标，在发音和含义方面对欧盟消费者不产生辨别上的影响。因此，虽然拟申请商标和异议商标包含汉字相同，但作为图形而言，却具有明显的可区分性。
获得显著性（acquired distinctiveness）
在安踏案中，EUIPO认为，安踏公司的商标标识由粗细不均等的两条黑线组成，尽管稍有风格化设计，但是该标识并不具备更醒目的视觉元素，很难被相关公众持续地记住、迅速的识别。对此，安踏公司提出反驳意见，认为EUIPO在处理类似案件时采用了不同的审查标准。与本案争议商标标识较为相近的数件欧盟商标申请已获准注册，并未因“缺乏显著性特征”而被驳回申请。针对这一反驳意见，法院指出确实有些标识十分简易的商标在诉争商品范围内被获准注册，但是这并不是因为这些标识具有天然的、固有的显著性，而是因为商标持有人通过商标在商品上的使用使其后续获得了显著性。EUIPO 第二申诉委员会认为，安踏并没有能够证明其商标通过使用或其市场声誉增强了其显著性，因此对于本商标显著性的评价就完全取决于商标标识本身的显著性。基于此，安踏商标既不具备固有的显著性，也未通过使用获得显著性。
拟申请商标如果不具有商标的固有显著性，并不意味着它绝对地被排斥在保护范围之外。商标的显著性并非一成不变，一些不具有固有显著性的商标，可以由于通过长期连续使用产生了识别商品/服务的能力而被视为具备了显著性，即获得了“第二含义”，并由此获准注册。
而从“王老吉”案EUIPO第二申诉委员会做出的R888/2016-2号决定的内容中可以看到，委员会认为通过使用获取显著性体现在商标有“相关公众能够理解的特定含义，从而能够得到更高的保护力度。在本案中，申诉委员会对“相关公众”、商品或服务相同或近似性的比较、商标本身相同或近似性的比较等一系列标准进行了认定。在对“相关公众”的认定中，委员会认为，拟申请商标面向的公众群体是不限于亚洲群体的欧盟一般消费者，拟申请商标下的商品也并不只限定在亚洲商店予以出售。委员会虽然承认拟申请的商标下保护的部分商品，如参茶等与中国紧密相关，但该商标下的其他商品与中国均不存在特定关系。可以看到，EUIPO在判断一个商标是否通过使用获得了显著性时考虑因素较多且较为复杂。
与此同时，由于对“经使用获得的显著性”在欧盟受到多个法规规制，并且在实践中对其也存在不同理解，因此产生了不少的问题。例如，在法国的《知识产权法典》中，第L711-2款规定，“商标显著性可通过使用获得”。然而，这一法条并没有进一步指明法国法认可的显著性是否可以在一个商标注册后才获得。多年来，法国法官在判案适用这一法条时，一般都会采用严格解释的方法，对商标注册后的证据不予审查。但是，法国最高法院在2016年对vente-prive.com一案的审查中，放宽了对这一法条的理解，将商标注册后大量使用的证据也考虑在内。可以看到，尽管对商标显著性的获得在欧洲国家的判例解释并不稳定，但在现阶段，法官在审查是否通过使用获得显著性时往往倾向于审查商标注册前的证据。
需要关注的是，虽然EUIPO在审查时会考虑此前就相关商标做出的系列决定来为后续的商标申请案件提供评判参考，但《欧盟商标条例》是EUIPO做出决定的唯一法律依据，EUIPO依据《欧盟商标条例》对每一件欧盟商标申请进行全面以及严格的审查。更重要的是，近似的商标标识获准注册，并不直接影响到对后续商标的判断。所以中国企业如果希望凭借后续使用获得商标显著性的理由来申请商标在欧盟的注册，则不用过多关注在先的相似商标是否通过使用获得了显著性，而需要将注意力放在如何证明自己的商标已经通过使用获得了显著性上来，避免陷入认为“如果前例近似商标已经获得注册，则拟申请商标也会获得同等对待”的认识误区。除此之外，从欧盟以往商标申请的判例来看，拟申请商标即使在其他国家获得注册，欧盟主管机构或法院仍有可能驳回该商标的申请。所以中国企业在欧盟申请商标时，应该做到“就事论事”，将注意力集中在对拟申请商标的固有和通过使用获得的显著性的落实上来。
四.申请欧盟商标有经验可循！
总体而言，如果拟申请商标本身不具有显著性，那么通过拟申请商标使用获取显著性也是一条可行之路，但是通过后者申请的难度和不稳定性将会大大增加，这会使申请企业承担更大的风险。选择这种路径时，中国企业需要做好前期准备工作，向EUIPO提交充足的证据来证明商标的获得显著性。
证明商标获得显著性的证据包含直接证据和间接证据。直接的证据包括销售和代理证据、广告和推销、市场广度及份额等；而间接的证据则包含商业证据、调查证据、相关消费者的证据以及国家注册等。在此基础上，商标申请者可以提供被称为“合理推论”的多种混合证据和论证。
销售和代理证据用来说明拟申请商标项下的商品或服务已经开始销售。提供的这项证据应该包括包装样品或图片，包装使用日期，服务范围的说明，商品销售或服务提供的营业额等等相关信息。证据的针对性越强，其获得显著性的说服力越大。关于广告和推销，申请人需要提供商标宣传的样品，如电视、广播、海报等，同时应当提供尽量细节化的信息使审查员了解广告推销面向人群的数量。而市场广度和份额则可以请专业分析公司提供相关数据说明。在上述证据缺乏的情况下，商标申请人也可以提供其已在拟申请商标下进行商业活动的证据，如竞争对手或相关贸易协会成员的证词，或调查证据等。能够打动EUIPO评审委员的证据通常是细节性的、具体的、由证人亲自陈述的。好的证据需要清晰的说明内容，展现给评审委员已经细心拼装好的证据拼图，而不是仅仅简单的罗列证据让审查员自己琢磨。细节决定成败这句话，对于欧盟商标申请者同样适用。
总体而言，了解商标固有显著性和获得显著性在欧盟的法律条例和法规相关规定，把握EUIPO在实践操作中的倾向性和审查规律，把握以固有显著性和获得显著性申请欧盟商标的两条道路，事先及时细致的整理相关证据，是中国企业打开欧盟商标申请大门的金钥匙。
声明
本文由方象知产研究院原创，申请转载请关注我院获取联系方式，我院保留追究侵权行为的权利。
本文仅以学术交流目的对特定问题进行探讨，分析结论不代表对特定主体的消极评价。任何行业的发展走势均受到多重复杂因素影响，本文对特定行业的发展预测不应视为对具体投资行为的指引。
感谢您关注方象知产研究院，在这里，我们将用最生动的案例为您展现如何通过技术价值分析洞见科技未来。我们聚合了前所未有的智力资源，只为帮助您做出正确的技术投资决策。欢迎您提出技术价值分析问题与我们沟通交流。
